27 diciembre, 2013

PORQUÉ PROTEGER TU MARCA INTERNACIONALMENTE

Una buena planificación internacional está incompleta 
sin la defensa previa de tus propiedades intangibles


Esta semana tengo una importante noticia relacionada con este blog en forma de acuerdo de colaboración con una nueva empresa. 

Dentro del programa de acuerdos comerciales comenzado este año con el fin de complementar la oferta de mis servicios en el área del comercio exterior queda incorporada la empresa Clarke, Modet & Co. España como especialistas y líderes en Propiedad industrial e intelectual en países de habla hispana y portuguesa.

Debo reconocer que se trata de un área que me resulta bastante desconocida y a la que no he prestado la atención que merece. Tanto que hablamos de la Marca España, servidor incluido, y luego resulta que descuidamos completamente la de nuestra empresa. La viga en el ojo propio...

Este acuerdo se ha fraguado en la oficina de Clarke en Valladolid. Conozco a su Directora, Beatriz González, desde hace unos años y como parte de nuestro acuerdo Beatriz ha aceptado muy amablemente mi propuesta para publicar en el Exportador Digital.

Sin más preámbulo aquí tenéis el primero de la serie de artículos relacionados con la importancia de la marca y de su defensa:

marca, propiedad industrial e intelectual





Lo primero, indicar que estamos en un ámbito de libre albedrío. No existe obligación de registrar marca. No obstante, si queremos el uso exclusivo de nuestra marca, haremos bien en protegerla.

 ¿Por qué? Porque nos aporta la tranquilidad de un título de propiedad que nos salvaguarda ante reclamaciones de terceros aludiendo a la infracción de sus derechos. Si el organismo competente nos concede la Marca y esa concesión es firme podemos estar tranquilos.

El trámite de solicitud es muy sencillo, en el procedimiento administrativo cualquier tercero que vea afectados sus derechos anteriores tiene un plazo para presentar escrito de alegaciones.  En el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando el expediente.

Contra esa resolución cabe interponer un recurso ante el mismo organismo que resolverá un letrado de la OEPM. Se acaba aquí la vía administrativa. Quien esté desconforme puede presentar un Recurso Contencioso-Administrativo. Ya estaríamos en instancia judicial.

Una vez firme, la concesión, solamente podrá ser atacada en Tribunales. Evidentemente habrá de tenerse una razón de peso (por ejemplo en los casos de Mala Fé siempre que sea demostrable).
La segunda vertiente que nos ofrece el registro de marca es “atacar” cualquier vulneración de mis derechos. Con ello queremos indicar que la defensa de mis derechos requiere una participación activa. 

Si tengo una marca y carezco de vigilancia, servicio que los profesionales del sector ofrecemos a nuestros clientes, lo más probable es que no me entere de la presentación de alguna solicitud de marca que me puede afectar y se consoliden tales derechos. Yo decido si intervengo presentando un escrito de oposición o no. Pero lo primero es tener dicha información y asesoramiento al respecto. 

El hecho de que mi ámbito de actuación comercial en este momento pueda ser en Valladolid, no puede impedir la consideración debida. Yo puedo crecer y ampliar mi actuación a otras zonas ….. puedo vender o licenciar mi marca…. . Y en este mismo sentido, la marca solicitada a la que no me opongo aunque solicitada para Melilla … puede llegar a colocarse en mi misma calle!. O incluso acabar en manos de mi competidor!....

Por otra parte, en el caso de que alguien haga un uso indebido de mi marca o de una composición parecida que pueda ocasionar perjuicio, confusión en el consumidor, riesgo de asociación…. dicho registro también me avala para tomar las medidas oportunas.

En cuanto a las medidas a tomar en cada caso, también es importante estar adecuadamente aconsejado y no dar por hecho nada. Si nuestros productos o servicios se ofrecen internacionalmente, además de la protección en España es necesaria la protección en la zona geográfica donde me muevo.

Hay que planificar la estrategia para no cometer errores. Hay que ser previsores y elegir el momento oportuno para evitar consecuencias por haber actuado demasiado pronto o demasiado tarde. Actuar demasiado tarde puede suponer que alguien a accedido a Registro antes y por lo tanto, que tenga que cambiar todo (el empaquetado, el marketing, la publicidad,…..buscarme otra marca y deprisa!) 

Siempre resultará gravoso! Por otra parte, si actúo demasiado pronto, puede conllevar a una caducidad del registro por no uso…. Aconsejamos siempre “PLANIFICACIÓN” con asesoramiento experto para optar por una actuación estructurada y organizada.

Lo primero es evaluar la viabilidad de acceso a registro (las prohibiciones absolutas: términos genéricos, usuales, descriptivos, geográficos…. Las prohibiciones relativas: signos parecidos que pudieran oponerse…) y por supuesto tener en cuenta el planteamiento de márketing.

Por otra parte, y como complemento hemos de hacer una especial atención a los contratos de distribución….. (el titular de la marca no ha de ser el distribuidor!....)


Beatriz Rodríguez es Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un curso de postgrado de Propiedad Intelectual de ICADE. Desde 1991 ejerce como especialista legal en este área.

Más información de su perfil en Linked In. Para cualquier consulta sobre tu marca puedes contactar con ella en bgonzalez@clarkemodet.com